東京高等裁判所平成８年（行ケ）２２６号判決

神奈川県南足柄市中沼２１０番地

原告

富士写真フィルム株式会社

代表者代表取締役

宗雪雅幸

訴訟代理人弁護士

中村稔

同

富岡英次

同

弁理士　箱田篤

東京都新宿区西新宿１丁目２６番２号

被告

コニカ株式会社

代表者代表取締役

植松富司

訴訟代理人弁護士

古城春実

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第１　当事者の求めた裁判

１　原告

「特許庁が平成７年審判第１１３３１号について平成８年７月９日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決

２　被告

主文と同旨の判決

第２　請求の原因

１　特許庁における手続の経緯

原告は、発明の名称を「ハロゲン化銀カラー写真感光材料」とする特許第１８１９１２２号発明（昭和５９年９月６日出願、平成２年１２月１４日出願公告、平成６年１月２７日設定登録。以下「本件特許」といい、その発明を「本件発明」という。）の特許権者である。

被告は、平成７年５月２９日、本件特許を無効とすることについて審判を請求をした。

特許庁は、この請求を同年審判第１１３３１号事件として審理した結果、平成８年７月９日本件特許を無効とする旨の審決をし、その謄本は、同年９月１７日原告に送達された。

２　本件発明の要旨

支持体上に少なくとも一層のハロゲン化銀乳剤層が設けられたハロゲン化銀カラー写真感光材料において、前記ハロゲン化銀乳剤層またはこの隣接層中に、下記一般式〔Ⅴ〕又は〔Ⅵ〕で表わされるピラゾロアゾール系マゼンタカプラーを含有することを特徴とするハロゲン化銀カラー写真感光材料。

〈省略〉

〔Ⅴ〕

〈省略〉

〔Ⅵ〕

〔但し、式〔Ⅴ〕中、Ｘはハロゲン原子であり、Ｒ11は置換又は無置換アルキル基であり、Ｒ12は置換基を有するアルキル基（但し、置換基として該アルキル基に直接結合したアリール基は除く）であり、式〔Ⅵ〕中、Ｘはハロゲン原子であり、Ｒ11は置換又は無置換アルキル基であり、Ｒ12は置換又は無置換アルキル基であり、式〔Ⅴ〕及び〔Ⅵ〕中、Ｒ11とＲ12の少なくとも１つは

〈省略〉

（Ｒ1は置換又は無置換アルキル基を表わし、Ｒ2及びＲ3は水素原子又は置換基を表わし、Ｒ2及びＲ3の少なくとも１つは置換基である）で表わされる分岐アルキル基であり、かつ一般式〔Ⅴ〕のマゼンタカプラーからポリマーカプラーは除く。〕

３　審決の理由

審決の理由は、別紙審決書写し（以下「審決書」という。）に記載のとおりであって、原告のした平成元年３月２日付け補正（以下「第５次補正」という。）、平成２年２月９日付け補正（以下「第６次補正」という。）及び平成２年５月１６日付け補正（以下「第７次補正」という。）はいずれも当初明細書の要旨を変更するものであり、本件特許の出願日は平成２年５月１６日であるとみなすべきところ、本件発明は、乙第２号証（特開昭６１－１２０１５１号公報。昭和６１年６月７日出願公開。審決時の甲第２号証。以下、本訴の書証番号で表示する。）に記載された発明であると認められるから、本件特許は、特許法２９条１項３号に違反してなされたものであり、同法１２３条１項１号に違反すると判断した。

４　審決の認否

（行数は、１頁に２０行の記載があるものとして、数行にわたる化学構造式もその数行と数え、空欄も１行と数えて表示する。）

(1) 　手続の経緯・本件発明の要旨（審決の理由２頁３行ないし４頁５行）、請求人の主張（４頁７行ないし５頁２０行）及び被請求人の主張（６頁２行ないし７頁８行）は認める。

(2) 　乙第２号証（同７頁１０行ないし１３頁７行）、当初明細書（１３頁９行ないし２３頁１１行）及び補正の概要（２３頁１３行ないし３７頁１３行）は認める。

(3) 　当審の判断中、第５次補正に関する部分（同３７頁１５行ないし４６頁１１行）のうち、３７頁１５行から３８頁１行「第９行］）、」まで、３８頁１５行「当初明細書では」から３９頁７行「第２行］）、」まで、３９頁１３行「一般式〔Ⅰ〕、」から４２頁８行「示唆されている」まで、４２頁２０行から４３頁２行「できる」まで、４３頁８行から４５頁１８行までは認め、その余は争う。

当審の判断中、第６次補正に関する部分（同４６頁１２行ないし４７頁８行）のうち、４６頁１２行「平成２年」から１３行「ものであるが」まで、４６頁１５行「ここでは、」から４７頁１行までは認め、その余は争う。

当審の判断中、第７次補正に関する部分（同４７頁９行ないし４８頁６行）のうち、４７頁９行から２０行「比較例とされている。」までは認め、その余は争う。

当審の判断中、出願日の認定の部分（同４８頁７行ないし１３行）は争う。

当審の判断中、乙第２号証との対比の部分（同４８頁１４行ないし５０頁５行）のうち、５０頁４行「本件発明は、」から５行は争い、その余は認める。

(4) 　むすび（同５０頁７行ないし１１行）は争う。

５　審決の取消事由

審決は、第５次補正、第６次補正及び第７次補正が明細書の要旨を変更するものであり、本件特許の出願日が繰り下がると誤って判断したため、本件発明は乙第２号証に記載された発明であると誤って判断したものであるから、違法なものとして取り消されるべきである。

(1) 　取消事由１（第５次補正についての要旨変更の判断の誤り）

審決は、第５次補正は明細書の要旨を変更するものである（審決書４６頁８行ないし１１行）と判断するが、誤りである。

〈１〉　審決が認定するように、当初明細書には、一般式〔Ⅴ〕で示されるカプラー（以下「〔Ⅴ〕カプラー」といい、他のカプラーについても同様に略称する。）及び〔Ⅵ〕カプラーについて、次の事項が記載されている。

(a)　当初明細書には、ピラゾロアゾール系マゼンタカプラーの代表的な例として、〔Ⅴ〕カプラー及び〔Ⅵ〕カプラーの例が挙げられており、その式中のＸとして複数の原子中にハロゲン原子も挙げられていること（審決書３７頁１５行ないし２０行）

(b)　ピラゾロアゾール系マゼンタカプラーは、詳しくは一般式〔Ⅱ〕で表され、そのうち好ましいものは〔Ⅴ〕カプラー及び〔Ⅵ〕カプラーその他のものであり、さらに、最も好ましいものは〔Ⅵ〕カプラーであると記載されていること（同３８頁１５行ないし２０行）

(c)　当初明細書には、Ｘがハロゲン原子である〔Ⅵ〕カプラーの例として、（Ｍ－１６）、（Ｍ－１７）及び（Ｍ－２６）が記載されており、しかも、（Ｍ－１６）及び（Ｍ－１７）に該当する実施例が記載されており、一般式〔Ⅰ〕で表されるカプラーのうち、一般式〔Ⅵ〕の骨格を持ち、Ｘがハロゲン原子であるカプラーが好ましいことは示されていること、したがって、一般式〔Ⅵ〕で表され、かつＸがハロゲン原子であるカプラーを使用するハロゲン化銀カラー写真感光材料の発明が示唆されていること（同４１頁１行ないし４２頁８行）

〈２〉　本件発明の一般式〔Ⅰ〕に含まれるカプラー中、〔Ⅴ〕カプラーの一般式と〔Ⅵ〕カプラーの一般式とを対比すると、

〔Ⅴ〕

〈省略〉

〔Ⅵ〕

〈省略〉

以上のとおりである。この対比から明らかなように、その相違は、Ｒ12（ただし、置換基を有するアルキル基で、置換基として該アルキル基に直接結合したアリール基を除くもの）が３位にあるか、２位にあるかという点のみであり、両者は構造異性体の関係にあり、特に離脱基Ｘの近傍の化学構造が全く同一である。

〈３〉　本件発明は、ピラゾロアゾール系マゼンタカプラーを含むハロゲン化銀カラー写真感光材料の分野に属するものであるが、この分野においては、〔Ⅴ〕カプラーと〔Ⅵ〕カプラーのように、カプラー母核の基本的構造が類似している場合、離脱基Ｘの存する位置（すなわち、カップリング活性位の近傍）の構造が同一の２つのカプラーは、好ましい離脱基を共通にするという知見が、当業者に自明のこととして知られていたものである。この点は、次の意見書から明らかである。

甲第１４号証（古舘信生作成の１９９７年４月１８日付け意見書。以下「古舘第１次意見書」という。）

甲第１５号証（廣澤敏夫作成の平成９年４月１７日付け意見書。以下「廣澤意見書」という。）

甲第２２号証（小林裕幸作成の１９９７年５月１２日付け意見書。以下「小林第１次意見書」という。）

甲第４３号証（小林裕幸作成の１９９７年１０月２０日付け意見書。以下「小林第２次意見書」という。）

甲第４４号証（古舘信生作成の１９９７年１０月２９日付け意見書。以下「古舘第２次意見書」という。）

〈４〉　また、この分野において、極めて具体的な構造における近似性に基づき作用効果の予測がなされ、そのような予測可能性がこの分野における当業者の常識であったことは、特許庁の実務（甲第４ないし第１３号証、甲第２３ないし第４２号証、甲第４５ないし第５０号証）からも明らかである。

〈５〉　以上の事情を総合すれば、本件発明の出願当時の当業者にとって、ハロゲン原子が〔Ⅵ〕カプラー骨格の離脱基として好ましいことが判明すれば、同じハロゲン原子が〔Ⅴ〕カプラーにおいても同様に好ましい写真効果をもたらすことは、自明のことであり、したがって、離脱基Ｘにハロゲン原子を選択した〔Ⅴ〕カプラーは、当初明細書に記載され、裏付けられているに等しいものというべきである。

〈６〉(a)　被告は、当初明細書に記載された実施例１ないし３によっては、Ｘにハロゲン原子を採用したものが光堅牢性等に優れたものであることを知ることはできない旨主張するが、実施例には特許出願人が最良の結果をもたらすと思うものを記載するものであるから（特許法施行規則２４条様式第２９備考１５、ハ）、当業者もそのように理解するものであり、当初明細書の実施例には、〔Ⅵ〕カプラー骨格とＸにハロゲン原子を採用した組合せが最も好ましいことが記載され、裏付けられているに等しいものである。

(b)　被告は、後記稲本意見書（乙第４号証）を援用するが、同意見書は、次の理由により、採用されるべきではない。すなわち、稲本教授は、一般的な有機化学の専門家ではあるとしても、写真感光材料を含む写真技術の専門家ではない。また、稲本意見書は、具体的な写真感光材料としての化合物について具体的構造に基づいた議論をしているものではなく、反応性を議論するに当たっても、具体的な写真用カプラーとしての反応性を基に議論されていない。さらに、稲本意見書は、求電子試薬が分子のどの位置と優先的に反応するかを予測することは定性的にも困難であると述べるが、当初明細書の記載自体から、現像主薬の酸化体との反応位置は明らかであって、本件ではこれを予測する必要がないものである。

また、後記石井第１次見解書（乙第５号証）については、古舘第２次意見書（甲第４４号証）が反論しているとおりである。

(2) 　取消事由２（第６次補正についての要旨変更の判断の誤り）

審決は、第６次補正は明細書の要旨を変更するものである（審決書４７頁５行ないし８行）と判断するが、誤りである。

実施例８及び９の追加は、既に第５次補正によって適法に補正された本件発明の裏付けを補強するためのものであって、第５次補正が適法である以上、問題となる性質のものではない。

(3) 　取消事由３（第７次補正についての要旨変更の判断の誤り）

審決は、第７次補正は明細書の要旨を変更するものである（審決書４８頁３行ないし６行）と判断するが、誤りである。

実施例１０及び１１の追加は、既に第５次補正によって適法に補正された本件発明の裏付けを補強するためのものであって、第５次補正が適法である以上、問題となる性質のものではない。

第３　請求の原因に対する認否及び反論

１　認否

請求の原因１ないし３は認め、同５は争う。審決の認定、判断は正当であって、原告主張の誤りはない。

２　反論

(1) 　取消事由１（第５次補正）について

〈１〉　当初明細書に記載された発明は、写真感光材料用マゼンタカプラーの光堅牢性の向上と色再現性の改良を目的としており、マゼンタカプラーとして用いるピラゾロアゾール系化合物の骨格構造及びその７位に結合する離脱基の種類には限定がなく、少なくとも１つの置換アルキル基を有することだけが発明の特徴であった。すなわち、当初明細書には、特に離脱基Ｘにハロゲン原子を選択することが有利であるとの記載や示唆は一切なかった。

この上位概念的な当初明細書に記載された発明から演繹的に想起できる多数の化合物のうち、当初明細書に例示されている具体的化合物は（Ｍ－１）ないし（Ｍ－２８）の計２８例である。その中で効果が確認されているのは、実施例１ないし３に示された〔Ⅵ〕カプラーの（Ｍ－１６）及び（Ｍ－１７）の２種のみであり、〔Ⅴ〕カプラーの効果については、実施例は一例も示されていない。

そして、実施例１ないし３は、いずれも本件発明（当初明細書に記載された発明）と比較例の双方に離脱基として塩素原子を採用した比較実験の結果を示すにすぎないから、これらの記載だけでは、〔Ⅵ〕カプラーに限ってみても、７位にハロゲン原子を配したものが７位に他の離脱基を結合したものより光堅牢性及び色再現性に優れていることが自明のことであるとはいえない。

〈２〉　第５次補正は、例示化合物の削除、追加によって、〔Ⅴ〕カプラー及び〔Ⅵ〕カプラーの７位にハロゲン原子を結合させた構造のものが他の離脱基を結合した構造のものよりも優れているとの新たな事項を持ち込んだものであるといわざるを得ない。

すなわち、第５次補正は、新たに加えた例示化合物である〔Ⅴ〕カプラーの化合物（Ｍ－３６）の光堅牢性の効果を説明する実施例７を追加しているが、化合物（Ｍ－３６）は当初明細書に具体的に開示ないし示唆がない物質であって、その構造と光堅牢性との関係が当初明細書に開示されておらず、かつ、そのことが常識に照らして自明であるともいえないから、（Ｍ－３６）の効果を具体的に開示する第５次補正は、明細書の要旨を変更するものというべきである。

〈３〉(a)　原告は、〔Ⅴ〕カプラーで７位にハロゲン原子を結合したものの作用効果は、当初明細書に接する当業者にとって自明のことである旨主張するが、有機化合物に関連する発明では、化合物の化学構造を想起してもその効果を予測できない場合が少なくない。したがって、単なる化学構造の記載ないし示唆があっても、化学構造と有用な効果との関係についての実証的又はこれに代わる十分説得的な説明記載がなければ、発明に包含される化合物全般について発明の開示ないし示唆があるとはいえないと解すべきである。

この見地に立って検討すると、当初明細書中には、〔Ⅵ〕カプラー以外のカプラーとしては各数例挙げられているだけで、Ｘをハロゲン原子とするものが含まれてはいるが、その性能が評価されているわけではなく、Ｘは多種多様の置換基から選択できることが述べられているだけであって、特にハロゲン原子を選択することの示唆はない。それゆえ、当初明細書には離脱基Ｘがハロゲン原子である〔Ⅴ〕カプラーを含有する感光材料が実証的ないし十分説得的に開示又は示唆されているとはいえない。

(b)　原告は、〔Ⅵ〕カプラーである（Ｍ－１６）及び（Ｍ－１７）を用いた例を示せば、〔Ⅴ〕カプラーの開示としても十分である旨主張するが、首肯し難い。

当初明細書には、〔Ⅵ〕カプラーが最も優れており、〔Ⅲ〕、〔Ⅳ〕及び〔Ⅶ〕カプラーがこれに次ぐとし、さらに、〔Ⅴ〕カプラーをそれらに次ぐとしている。

また、原告が昭和５８年に出願した特公平２－４４０５１号公報（乙第９号証）は、〔Ⅵ〕カプラーについての最初の発明の特許公報であるが、その中で、〔Ⅵ〕カプラーは発色性を含むあらゆる点で〔Ⅴ〕カプラーより優れていると説明されている。

さらに、古舘第１次意見書（甲第１４号証）及び小林第１次意見書（甲第２２号証）中に列挙された文献中には、〔Ⅵ〕カプラーと〔Ⅴ〕カプラーとの性能の相違を述べているものが少なくない。

したがって、〔Ⅴ〕カプラーと〔Ⅵ〕カプラーの構造が酷似しているからといって、一概に両者が同様の作用効果を有することは自明であるなどとはいえない。

しかしながら、乙第４号証（稲本直樹作成の平成９年８月７日付け意見書。以下「稲本意見書」という。）は、有機化合物分子内の部分的分子結合形式の単純な比較から分子全体の化学反応性を予測しようとしても、多くの因子が複雑に関連しているので、一般には判断できないと見るのが常識であるとし、また、構造異性体相互間で反応性が大きく相違する場合が多数存在することを具体例によって示し、〔Ⅳ〕カプラーの化合物の写真性能から〔Ⅴ〕カプラーの化合物の写真性能も同様であると予測することはできないと結論づけている。

また、乙第５号証（石井文雄作成の１９９７年７月１１日付け見解書。以下「石井第１次見解書」という。）及び乙第１０号証（石井文雄作成の１９９７年１２月５日付け見解書。以下「石井第２次見解書」という。）は、イエローカプラー、マゼンタカプラー、シアンカプラーのそれぞれについて、基本骨格構造が同一又は類似していても、置換基がいずれかによって写真性能に大差が生ずる例を挙げて、一方の化合物についての結果から他方の化合物についての結果を単純に類推できないという認識を示し、本件発明の〔Ⅳ〕カプラーと〔Ⅴ〕カプラーとは、置換基どころか分子の骨格自体が異なるから、前者の写真性能から後者も同じであろうと一概に予測ないし期待することはできないと結論している。

したがって、上記小林第１次意見書等は、採用することができないものである。

(d)　さらに、原告は、複数の類型を含む発明中の一類型についてのみ少数の実施例を開示した明細書による出願が出願公告されている旨主張するが、このことは、本件における要旨変更の不存在を論証するものではない。

すなわち、司法審査を経ないままに漫然と行われている特許庁での実務の例をいくら示したところで、法的問題の議論を正当化する論証にはならない。さらに、原告提出の甲第４ないし第１３号証、甲第２３ないし第４２号証及び甲第４５ないし第５０号証を具体的に検討しても、それらは、当初明細書の発明思想を変えた例ではなく、本件とは事案を異にするものである。

(2) 　取消事由２（第６次補正）について

第６次補正は、実施例８及び９を追加するものであり、実施例８は、一般式〔Ⅴ〕の６種のマゼンタカプラー（比較例）と上記カプラーの７位にハロゲン原子を結合してなるカプラー（本件発明の例）とを比較し、本件発明の例が階調と最大発色濃度において格段に優れていると説明し、また、実施例９は、一般式〔Ⅴ〕の２種のマゼンタカプラー（比較例）と上記カプラーの３位に分岐アルキル基を結合してなるカプラー（本件発明の例）とを比較し、本件発明の例の階調と最大発色濃度は、前者に比べて予想以上に高いと述べている。

しかしながら、上記本件発明の例と比較例との効果の差異は、当初明細書に記載されているに等しい事項であるとはいえないから、実施例８及び９を追加する補正は、それ自体が独立して明細書の要旨を変更するものである。

(3) 　取消事由３（第７次補正）について

第７次補正は、実施例１０及び１１を追加するものであり、実施例１０は、一般式〔Ⅴ〕の２種のマゼンタカプラー（比較例）と上記カプラーの７位にハロゲン原子を結合してなるカプラー（本件発明の例：Ｍ－１３）とを比較し、本件発明の例が階調と最大発色濃度において顕著に優れていると説明し、また、実施例１１は、３種のマゼンタカプラー（比較例）と上記（Ｍ－１３）とを比較し、本件発明の例が光堅牢性において、いずれの比較例よりも優れていると説明している。

しかしながら、上記本件発明の例と比較例との効果の差異は、当初明細書に記載されているに等しい事項であるとはいえないから、実施例１０及び１１を追加する補正は、それ自体が独立して明細書の要旨を変更するものである。

理由

１　請求の原因１（特許庁における手続の経緯）、同２（本件発明の要旨）及び同３（審決の理由の記載）については、当事者間に争いがない。

そして、乙第２号証（審決の理由７頁１０行ないし１３頁７行）、当初明細書（同１３頁９行ないし２３頁１１行）及び補正の概要（２３頁１３行ないし３７頁１３行）は、当事者間に争いがない。

２　そこで、原告主張の取消事由の当否について検討する。

(1) 　当初明細書の記載について

〈１〉　甲第３号証によれば、本件発明の当初明細書には、［特許請求範囲］、［従来の技術］、［発明が解決しようとする問題点］、及び［問題点を解決するための手段］として、次のように記載されていることが認められる（一部は当事者間に争いがない。）。

［特許請求の範囲］

「支持体上に少なくとも一層のハロゲン化銀乳剤層が設けられたハロゲン化銀カラー写真感光材料において、前記ハロゲン化銀乳剤層またはこの隣接層中に、下記一般式〔Ⅰ〕で表わされる、置換アルキル基を少なくとも一つ置換基として有するピラゾロアゾール系マゼンタカプラーを含有することを特徴とするハロゲン化銀カラー写真感光材料。

一般式〔Ⅰ〕

〈省略〉

（但し、〔Ａ〕はピラゾロアゾール系マゼンタカプラー残基を表わす。Ｒ1はアルキル基を表わし、Ｒ2およびＲ3は水素原子または置換基を表わすが、Ｒ2とＲ3がともに水素原子であることはない。ｎは１、２または３を表わす。）」

［従来の技術］

「従来、マゼンタ色画像形成カプラーとして広く実用に供され、研究が進められたものはほとんど５－ピラゾロン類であった。５－ピラゾロン系カプラーから形成される色素は、熱、光に対する堅牢性が優れているが、４３０ｎｍ付近に不要吸収が存在するために黄色成分を有し、このことが色濁りの原因となっていることが知られていた。

この黄色成分を減少させるマゼンタ色画像形成カプラー骨格として古くから英国特許１、０４７、６１２号・・・等が提案された。

この中で、米国特許３、７２５、０６７号・・・に記載された・・・マゼンタ色素は酢酸エチル、ジプチルフタレート等の溶媒中で、可視領域に不要吸収がないすぐれた吸収特性を示す。

しかしながら、これらのカプラーのうち、１Ｈ－ピラゾロ〔５、１－ｃ〕〔１、２、４〕トリアゾール型カプラーから形成されるアゾメチン色素の光に対する堅牢性は著しく低く、カラー写真感光材料特に、プリント系カラー写真感光材料の性能を著しく損なうものであった。また、その他のピラゾロアゾール系マゼンタカプラーから形成されるアゾメチン色素の光に対する堅牢性もカラー写真感光材料特に、プリント系カラー写真感光材料に使用するには不十分なものであった。」（１頁右下欄２０行ないし２頁左下欄９行）

［発明が解決しようとする問題点］

「本発明の目的の第１は、光堅牢性にすぐれたアゾメチン色素を生成するピラゾロアゾール系マゼンタカプラーを用いることにより、色像光堅牢性が改良されたハロゲン化銀カラー写真感光材料を提供することである。

本発明の目的の第２は、色像光堅牢性が改良され、かつ色再現性が改良されたハロゲン化銀カラー写真感光材料を提供することである。」（２頁左下欄１１行ないし１８行）

［問題点を解決するための手段］

「以上の目的は、支持体上に少なくとも一層のハロゲン化銀乳剤層が設けられたハロゲン化銀カラー写真感光材料において、前記ハロゲン化銀乳剤層またはその隣接層中に、下記一般式〔Ⅰ〕で表わされる、置換アルキル基を少なくとも一つ置換基として有するピラゾロアゾール系マゼンタカプラーを含有することを特徴とするハロゲン化銀カラー写真感光材料によって達成された。

一般式〔Ⅰ〕

略（上記特許請求の範囲に記載された図と同じ。）

〔式中、〔Ａ〕はピラゾロアゾール系マゼンタカプラー残基を表わす。・・・ｎは１、２または３を表わす。〕」（２頁左下欄２０行ないし右下欄１６行）

〈２〉　甲第３号証によれば、当初明細書には、本件発明（当初発明）において含有する「一般式、〔Ⅰ〕で表わされる、置換アルキル基を少なくとも一つ置換基として有するピラゾロアゾール系マゼンタカプラー」（特許請求の範囲）について、次のように記載されていることが認められる（一部は、当事者間に争いがない。）。

「詳しくは、本発明のピラゾロアゾール系マゼンタカプラーは一般式〔Ⅱ〕で表わされる。

一般式〔Ⅱ〕

〈省略〉

〔式中、Ｘは水素原子またはカップリング離脱基を表わす。・・・また、Ｘ、Ｒ4または炭素原子上の置換基で二量体以上の多量体を形成してもよい。〕」（２頁右下欄１７行ないし３頁右上欄７行）

「一般式〔Ⅱ〕で表わされるピラゾロアゾール系マゼンタカプラーのうち、好ましいものは下記一般式〔Ⅲ〕、〔Ⅳ〕、〔Ⅴ〕、〔Ⅵ〕または〔Ⅶ〕で表わされる。

略

〔Ⅲ〕

略

〔Ⅳ〕

〈省略〉

〔Ⅴ〕

〈省略〉

〔Ⅵ〕

略

〔Ⅶ〕

（注・〔Ⅴ〕及び〔Ⅵ〕は、本件発明の要旨の項に記載の構造式と同旨である。）」（３頁右上欄１８行ないし左下欄末行）

「一般式〔Ⅲ〕、〔Ⅳ〕、〔Ⅴ〕、〔Ⅵ〕および〔Ⅶ〕において、Ｘは水素原子、ハロゲン原子（例えば、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、等）、カルボキシ基、または酸素元素で連結する基（例えば、アセトキシ基・・・等）、窒素原子で連結する基（例えば、ベンゼンスルアミド基・・・等）、アリールアゾ基（例えば、４－メトキシフエニルアゾ基・・・等）、イオウ原子で連結する基（例えば、フェニルチオ基・・・等）、を表わす。」（５頁右下欄１０行ないし６頁左下欄２行）

「一般式〔Ⅲ〕、〔Ⅳ〕、〔Ⅴ〕、〔Ⅵ〕および〔Ⅶ〕で表わされるカプラーのうち、特に好ましいものは一般式〔Ⅲ〕、〔Ⅳ〕、〔Ⅵ〕および〔Ⅶ〕で表わされるものであり、最も好ましいものは、特に発色々素の色相および保存性の点で一般式〔Ⅵ〕で表わされるものである。」（８頁左上欄１５行ないし２０行）

そして、甲第１４号証（古舘第１次意見書）によれば、〔Ⅴ〕カプラーと〔Ⅵ〕カプラーとは、構造異性体の関係にあり、離脱基Ｘが結合しているカップリング活性位近傍の構造は同じであり、両者の相違部分は、離脱基Ｘから最も遠くに位置することが認められる。

〈３〉　当初明細書における例示化合物及び実施例の記載について、次の事実は、当事者間に争いがない（審決書３９頁１３行ないし４２頁１行）。

当初明細書には、〔Ⅲ〕カプラー、〔Ⅳ〕カプラー、〔Ⅴ〕カプラー、〔Ⅵ〕カプラー及び〔Ⅶ〕カプラーのうち、代表的なカプラーが、（Ｍ－１）ないし（Ｍ－２８）として構造式をもって記載されている（甲第３号証８頁下欄ないし１２頁）が、この構造式を、上記各カプラーと対応づけると、

(a)　〔Ⅲ〕カプラー：（Ｍ－１）、（Ｍ－２）、（Ｍ－３）、（Ｍ－４）、（Ｍ－５）、（Ｍ－２８）

(b)　〔Ⅳ〕カプラー：（Ｍ－６）、（Ｍ－７）、（Ｍ－８）、（Ｍ－９）、（Ｍ－１０）

(d)　〔Ⅵ〕カプラー：（Ｍ－１６）、（Ｍ－１７）、（Ｍ－１８）、（Ｍ－１９）、（Ｍ－２０）、（Ｍ－２６）、（Ｍ－２７）

(e)　〔Ⅶ〕カプラー：（Ｍ－２３）、（Ｍ－２４）、（Ｍ－２５）

(f)　上記いずれにも属さないカプラー：（Ｍ－２１）、（Ｍ－２２）

このうち、〔Ⅴ〕カプラー及び〔Ⅵ〕カプラーにおいて、Ｘがハロゲン原子であるものは、次のとおりである。

(a)　〔Ⅴ〕カプラー：（Ｍ－１３）〔Ｘ＝塩素原子〕

(b)　〔Ⅵ〕カプラー：（Ｍ－１６）、（Ｍ－１７）、（Ｍ－２６）〔３例とも、Ｘ＝塩素原子〕

そして、当初明細書には、（Ｍ－１６）カプラーと、（Ｍ－１７）カプラーを用いた実施例は記載されているが、〔Ⅴ〕カプラーに属する（Ｍ－１３）カプラーを用いた実施例は記載されていない。

〈４〉　甲第３号証によれば、当初明細書には、上記実施例の概要として次の記載があることが認められる。

(a)　実施例１

（Ｍ－１６）カプラーを用いた試料Ａ、（Ｍ－１７）カプラーを用いた試料Ｂ、及び比較カプラー（一般式〔Ⅵ〕に属し、置換基Ｘが塩素原子であるが、

〈省略〉

で表されるアルキル基をもたないもの）を用いた試料Ｃに対し、所要の露光・発色現像処理を行い、得られたマゼンタ色画像につき、写真特性値（感度、階調、最高濃度）を測定したところ、（Ｍ－１６）カプラーと（Ｍ－１７）カプラーは、比較カプラーに比し、感度は同程度であるが、階調、最高濃度が優れている（２１頁左上欄６行ないし２２頁左上欄３行）。

(b)　実施例２

実施例１と同様の試料ＡないしＣに対し、実施例１と同様の露光、発色現像処理を行い、得られたマゼンタ色画像につき、堅牢性テストを実施したところ、（Ｍ－１６）カプラーと（Ｍ－１７）カプラーは、比較例カプラーに比し、高温下及び高温高湿下での堅牢性に優れ、光に対する堅牢性において顕著に優れている（２２頁左上欄４行ないし左下欄７行）。

表Ⅲ（甲第３号証２３頁上欄）に従い、（Ｍ－１６）カプラーを用いて作成したカラー写真感光材料Ｅ、同じく（Ｍ－１７）カプラーを用いて作成したカラー写真感光材料Ｆ、及び実施例１における比較例と同じカプラーを用いて作成したカラー写真感光材料Ｇに対し、実施例１と同様の露光、発色現像処理を行い、得られたマゼンタ色画像につき、堅牢性テストを実施したところ、（Ｍ－１６）カプラーと（Ｍ－１７）カプラーを用いて作成したカラー写真感光材料（Ｅ、Ｆ）において得られる発色色素像は、比較試料Ｇに比し、光に対する堅牢性に優れ、また、カラー写真感光材料（Ｅ、Ｆ）の残存カプラーは、発色色素に対し悪作用を与えないことも分かった（２２頁左下欄８行ないし２４頁左上欄５行）。

(2) 　取消事由１（第５次補正についての要旨変更の判断の誤り）について

〈１〉　第５次補正は、当初明細書に記載された発明における一般式〔Ⅰ〕で表される置換アルキル基を少なくとも１つ置換基として有するピラゾロアゾール系マゼンタカプラーを、〔Ⅴ〕カプラーと〔Ⅵ〕カプラーの２つのカプラーに減縮するとともに、これらカプラーにおける離脱基Ｘをハロゲン原子に減縮したものであることは、当事者間に争いがない（審決書２４頁７行ないし２６頁７行）。

〈２〉　前記(1)に説示の当初明細書の記載によれば、当初明細書には、次の事項が記載されているものである。

(a)　当初明細書には、ピラゾロアゾール系マゼンタカプラーの代表的な例として、〔Ⅴ〕カプラー及び〔Ⅵ〕カプラーを含む〔Ⅲ〕ないし〔Ⅶ〕カプラーが記載され、その式中の離脱基Ｘとして多数挙げられている原子中に、ハロゲン原子もその１つとして挙げられていること

(b)　ピラゾロアゾール系マゼンタカプラーのうち好ましいものは〔Ⅲ〕ないし〔Ⅶ〕カプラーであり、特に好ましいものは〔Ⅲ〕カプラー、〔Ⅳ〕カプラー、〔Ⅵ〕カプラー及び〔Ⅶ〕カプラーであり、最も好ましいものは〔Ⅵ〕カプラーであること

(d)　当初明細書には、〔Ⅵ〕カプラーの例として、Ｘが塩素原子である（Ｍ－１６）、（Ｍ－１７）及び（Ｍ－２６）が記載され、（Ｍ－１６）及び（Ｍ－１７）に該当する実施例が記載されているが、〔Ⅴ〕カプラーについての実施例は記載されていないこと

上記実施例における比較例は、離脱基Ｘが塩素原子（ハロゲン原子の１つ）であり、置換アルキル基を少なくとも１つ置換基として有するものでないため、Ｘがハロゲン原子か否かではなく、置換アルキル基を少なくとも１つ置換基として有するか否かの違いが写真特性にどのような違いをもたらすかの比較となっていること

〈３〉　以上の当事者間に争いのない事実及び認定事実によれば、第５次補正は、当初明細書に広い範囲で記載されていた発明におけるピラゾロアゾール系マゼンタカプラーを、〔Ⅴ〕カプラーと〔Ⅵ〕カプラーの２つに減縮するとともに、これらカプラーにおける離脱基Ｘをハロゲン原子に限定し、さらに、当初明細書にはＸがハロゲン原子である〔Ⅴ〕カプラーを用いた実施例が記載されていなかったが、第５次補正において、新たにＸがハロゲン原子である〔Ⅴ〕カプラーに属する（Ｍ－３６）カプラーを用いた実施例７を追加したものであることが明らかである。

したがって、このような第５次補正は、審決が判断するように、当初明細書に記載されていた発明の中から、「〔Ⅴ〕カプラー」と「Ｘがハロゲン原子」という特定の構成要件を選択し組み合わせて新たな発明を構成したものを含み、かつ、当初明細書に具体的に記載されていなかったＸがハロゲン原子である〔Ⅴ〕カプラーを用いた実施例を追加したものであるから、これらの事項が当初明細書の記載からみて自明な事項であり、当初明細書自体に開示されているに等しいといえる場合には、第５次補正は当初明細書の要旨を変更するものではないが、これが否定されるとすれば要旨を変更するものといわざるを得ない。

そして、本件発明の当初明細書には、前示のとおり、Ｘがハロゲン原子である〔Ⅵ〕カプラーを用いた実施例が記載されているところから、原告主張のように、Ｘがハロゲン原子である〔Ⅴ〕カプラーについても、〔Ⅵ〕カプラーと同等の写真効果を奏することが技術常識上自明であり、当初明細書に記載され開示されているに等しいということができるのであれば、第５次補正は当初明細書の要旨を変更するものではないことになる。

そこで、以下この点について検討することとする。

(a)　原告は、〔Ⅴ〕カプラーの一般式と〔Ⅵ〕カプラーの一般式とを対比すると、その相違は、Ｒ12（ただし、置換基を有するアルキル基で、置換基として該アルキル基に直接結合したアリール基を除くもの）が３位にあるか、２位にあるかという点において異なるのみであり、両者は構造異性体の関係にあり、特に離脱基Ｘの近傍の化学構造が全く同一であるところ、ピラゾロアゾール系マゼンタカプラーを含むハロゲン化銀カラー写真感光材料の分野においては、〔Ⅴ〕カプラーと〔Ⅵ〕カプラーのように、カプラー骨格が類似している場合、離脱基Ｘの存するカップリング活性位の近傍の構造が同一の２つのカプラーは好ましい離脱基を共通にするという知見が当業者に自明のこととして知られているから、ハロゲン原子が〔Ⅵ〕カプラーの離脱基として好ましいことが判明すれば、同じハロゲン原子が〔Ⅴ〕カプラーにおいても同様に好ましい写真効果をもたらすことは、本件発明の出願当時の当業者にとって自明のことである旨主張する。

そして、甲第２２号証及び甲第４３号証によれば、小林第１次意見書及び小林第２次意見書には、〔Ⅴ〕カプラーと〔Ⅵ〕カプラーとは、共に７位の炭素原子上に離脱基を有し、ここで現像主薬の酸化体とカップリング反応を起こし、色素を形成するという構造上の特徴を有するものであるが、シアンカプラーにおけるフェノールシアンカプラーとナフトールシアンカプラーとの関係やマゼンタカプラーにおける３－アニリノピラゾロンと３－アシルアミノピラゾロンとの関係と同様に、カプラーとしての反応に重要な位置であるカップリング活性位近傍の構造が類似しているため、〔Ⅵ〕カプラーの離脱基としてハロゲン原子が好ましいのであれば、〔Ⅴ〕カプラーの離脱基としてもハロゲン原子が好ましく、そのような化合物をハロゲン化銀写真感光材料に用いることにより、それ相当の効果が得られると当然予測できる旨の記載があり、古舘第１次意見書（甲第１４号証）、古舘第２次意見書（甲第４４号証）及び廣澤意見書（甲第１５号証）にも同旨の記載がある。

(b)　これに対し、乙第４号証によれば、稲本意見書には、有機化合物分子内の部分的原子結合形式は分子全体の化学反応性を予測する判断根拠となり得るかとの論点１に対する意見として、「有機化合物の多様な反応性を理解するためにこれまで多くの経験則や理論が提出されているが、一般的には、既知化合物について求められた反応性をもとにして別種化合物の反応性を定量性をもって予測するためには、反応条件を厳密に同一に設定する必要があり、必ずしも容易であるとは言えない。」（１頁下から４行ないし末行）、「一方、有機分子に置換した各種官能基は分子全体の電子的性質に大きく影響を与えることが知られている。この時の分子が受ける電子的変化は有機電子論を用いて大まかに予測できる場合もあるが、この予測は定性的であり、定量的な反応性を予測することはできないのが実情である。」（２頁１０行ないし１３行）、「また、有機分子の反応性は電子的性質以外の要因に作用されることも知られており、分子の３次元的構造に由来する立体効果、特に立体障害と呼ばれる影響は反応性を考える上で考慮すべき大きな因子である。これ以外にも、反応溶媒から受ける溶媒和の差、反応溶媒への溶解度等、多くの因子が影響し、互いに複雑に関連からみ合っている。この結果、分子の反応性は、分子内に存在する官能基ならびに部分的原子結合形式だけを単純に比較することによっては、一般に判断できないと見るのが常識となっている。」（２頁１４行ないし２０行）と記載されていることが認められる。

また、異性体の関係にある分子種は類似の反応性を示すことが期待できるかとの論点２に対する意見として、「一般式（Ⅴ）と一般式（Ⅵ）の分子構造的特徴について触れる。これらはいずれも分子内に共役した10個のπ電子が存在し、芳香族複素環式化合物に属している。

・・・一般式（Ⅴ）と一般式（Ⅵ）で表わされるこれら２種の分子は芳香族に帰属しているという点で共通性を有していると言える。

芳香族分子の特徴は、・・・熱的に安定であること、および付加反応よりも求電子置換反応を受けやすいことを挙げることができる。しかしながら、この分類は化合物の大まかな性質を理解するには便利であっても、反応性の大きさを定量的に予測するには十分とは言えない。

化合物（Ⅴ）と化合物（Ⅵ）は、炭素原子と窒素原子の配列が異なった構造異性体であり、分子全体の電子分布は大きく変化することが推察される。

分子内の電子分布の相違を示す一つの指標としてｐＫａがよく利用されるが、下記の２、３の例が示すように、実際に多くの芳香族複素環式化合物の構造異性体ではｐＫａに大きな差があることが知られており、また一般式（Ⅴ）および一般式（Ⅵ）に属する化合物（Ⅴ－１）と化合物（Ⅵ－１）においても大きな差が報告されている。

構造異性体でｐＫａが大きく異なる例：（略）

このようなｐＫａの大きな差異が認められる場合に、一方に関する実験的知見をもとに求電子試薬が分子のどの位置と優先的に反応するかを予測することは定性的にも困難である。」（２頁下から２行ないし３頁下から３行）と記載され、さらに、「また写真用カプラーにおいても複数存在する異性体化合物のうち、あるものは良好な発色特性を有し多くの特許出願がなされているが、他の異性体は写真性能的に有用性が低いと判断され、あまり注目されていないケースが知られている。具体的な例のいくつかを以下に挙げた。これらはいずれも窒素原子と炭素原子の位置が入れ違っているだけであるが、一方はカプラーとして知られているが、他方はそうではない。」（５頁１０行ないし１５行）と記載され、その具体的な例として、次の例が記載されている（そのうち、少なくともｅｘ．５は、カップリング活性位近傍の構造が類似しており、相違する部分が活性位から遠いといえる例である。）。

ex.5

〈省略〉

ex.6

〈省略〉

そして、結論として、「これまで述べたことから明らかなように一般式（Ⅴ）および一般式（Ⅵ）で表わされる２種のピラゾロトリアゾール化合物のうち、一般式（Ⅵ）に属する特定の化合物の写真性能が良好であることが知られていても、一般式（Ⅴ）に属する対応化合物の写真性能が同様に良好であるとは言えない。」（５頁下から４行ないし末行）と記載されていることが認められる。

さらに、乙第５号証（石井第１次見解書）によれば、「ベンゾイルアセトアニリド型とピバロイルアセトアニリド型の両タイプのカプラーの性質が顕著に異なる例として活性点炭素原子にフェノキシ基が置換した２当量カプラーの性質を紹介する。この置換基を有するピバロイルアセトアニリド型カプラー・・・は、高い反応活性を有しており、数種類のカプラーが長年にわたり実用化された。一方、ベンゾイルアセトアニリド型では、同一の脱離基を有するカプラーは過去に実用化された例はない。この理由としては、カプラーが熱的に不安定で合成および写真感光材料への適用が困難であることが挙げられる。この例でわかる様に、カプラーの基本骨格は類似した構造であっても、置換基の性質によって写真性能が大きく影響される」（３頁１行ないし８行）ことが認められる（甲第４４号証（古舘第２次意見書）も、上記認定を左右するものではない。）。

(c)　上記認定のように、小林第１次意見書、小林第２次意見書、古舘第１次意見書、古舘第２次意見書及び廣澤意見書は、「構造の類似性」に基づいて反応性との関係を規定しようとするものであるが、構造と反応性との関係の可能性の高さを裏付ける技術的根拠は示されていない。また、上記稲本意見書にあるように、カプラーの反応性も、結局は有機化合物の化学構造に由来する反応性であるから、当該反応性の議論において、反応性を電子論的に説明する有機電子論に基づく議論を排除し、写真技術に係る特定の技術的知識のみに基づいて議論すべきとする合理的理由は見いだせない。さらに、上記稲本意見書及び石井第１次見解書にあるように、実際に構造は類似し、同じ離脱基を有していても、同じ反応性を示さない写真用カプラーの例もみられるのである。

そうすると、上記小林第１次意見書等に記載された見解は、構造異性体の関係にあり、離脱基Ｘが結合しているカップリング活性位近傍の構造は同じであり、両者の相違部分は離脱基Ｘから最も遠くに位置する場合において、２つのカプラーが好ましい離脱基を共通にし、かつ、同様の反応性を示すことが多いとの限度、すなわち定性的な判断の限度では正しいものであるとしても、構造異性体の関係にあり、カップリング活性位近傍の構造は同じである等の点が、写真用カプラーにおける化学構造と反応性の関連性を一義的に規定するとまで主張するのであれば正しいものと認めることはできない。

したがって、本件において、仮に当初明細書に離脱基Ｘがハロゲン原子である〔Ⅵ〕カプラーがハロゲン化銀カラー写真感光材料として示唆されているとしても、Ｘがハロゲン原子である〔Ⅴ〕カプラーが、Ｘがハロゲン原子である〔Ⅵ〕カプラーと同等の写真効果を奏することが当初明細書に記載されているに等しいと認めることはできないといわなければならない。

〈４〉　さらに、原告は、この分野において、極めて具体的な構造における近似性に基づき作用効果の予測がなされ、そのような予測可能性がこの分野における当業者の常識であったことは、特許庁の実務（甲第４ないし第１３号証、甲第２３ないし第４２号証、甲第４５ないし第５０号証）からも明らかである旨主張する。

しかしながら、当初明細書に、近似する２つの一般式で表される構造の化合物に係る発明における一方の構造の化合物について実施例が記載されていれば、他方の構造の化合物についての実施例が記載されていなくても、当該２つの化合物に係る発明が共に当初明細書に開示されているに等しいと認められるか否かは、当該２つの化合物に係る出願時の技術常識、技術水準を勘案して、他方の化合物の効果を予測できるか否かによって判断されるものであり、当該技術常識・技術水準が、化合物ごとに、かつ、出願時ごとに異なるものであるから、ある出願において一方の構造の化合物についてのみ実施例が記載されていれば、２つの化合物に係る発明が共に当初明細書に開示されているに等しいと認められるか否かは、特段の事情のない限り、他の出願における判断に影響しないというべきところ、甲第４ないし第１３号証、甲第２３ないし第４２号証及び甲第４５ないし第５０号証の出願例を検討しても、この特段の事情は認められないから、上記甲号証の出願例の存在は、本件においてその構造の近似性から作用効果の予測性があったことを推認させるものではないといわなければならない。

よって、原告のこの点の主張は理由がない。

〈５〉　したがって、第５次補正は、明細書の要旨を変更するものである。

(3) 　取消事由２（第６次補正についての要旨変更の判断の誤り）について

〈１〉　第６次補正は、当初明細書に、実施例８及び実施例９を追加するものであり、Ｘがハロゲン原子の〔Ⅴ〕カプラーであるカプラーＡ、カプラーＢ、カプラーＣ、及びカプラーＤを、実施例８では、比較カプラー（Ｃ－４）、（Ｃ－６）、（Ｃ－１１）、（Ｃ－１２）、（Ｃ－１７）又は（Ｃ－２５）（いずれも一般式〔Ⅴ〕の骨格をもち、分岐アルキル基をもっているが、Ｘがハロゲン原子でないもの）と比較し、実施例９では、比較カプラー（Ｃ－２）、（Ｃ－１６）（一般式〔Ⅴ〕の骨格をもち、Ｘがハロゲン原子であるが、分岐アルキル基をもたないもの）と比較して階調と最大発色濃度が評価されたものであること（審決書３１頁１６行ないし３６頁２行）は、当事者間に争いがなく、甲第２号証によれば、この実施例の追加は、Ｘがハロゲン原子の〔Ⅴ〕カプラーであるカプラーＡ、カプラーＢ、カプラーＣ、及びカプラーＤが、上記実施例８の比較カプラー及び実施例９の比較カプラーとの対比で、階調及び最大発色濃度の点で優れていることを実証したものであることが認められる（６４欄１２行ないし６９欄１８行）。

〈２〉　しかしながら、前記(2)に説示のとおり、Ｘがハロゲン原子である〔Ⅴ〕カプラーが、Ｘがハロゲン原子である〔Ⅵ〕カプラーと同等の写真効果を奏することが当初明細書に記載されているに等しいと認めることはできず、したがって、上記本件発明の例と比較例との効果の差異は、当初明細書に記載されているに等しい事項であるとはいえないから、第６次補正は、第５次補正と同様に、明細書の要旨を変更するものである。

(4) 　取消事由３（第７次補正についての要旨変更の判断の誤り）について

〈１〉　第７次補正は、当初明細書に、実施例１０及び実施例１１を追加する補正であり、実施例１０及び実施例１１は、Ｘが塩素原子で〔Ⅴ〕カプラーである（Ｍ－１３）カプラーを用いたハロゲン化銀化写真感光材料を、比較カプラー(E)（一般式〔Ⅴ〕の骨格をもち、分岐アルキル基をもつが、Ｘがハロゲン原子でないもの）、(F)（一般式〔Ⅴ〕の骨格をもつが、分岐アルキル基をもたず、Ｘもハロゲン原子でないもの）又は(G)（一般式〔Ⅴ〕の骨格をもち、Ｘがハロゲン原子であるが、分岐アルキル基をもたないもの）を用いたハロゲン化銀写真感光材料とともに、階調と最大発色濃度あるいは光堅牢性を評価したものであること（審決書３６頁３行ないし３７頁１３行）は、当事者間に争いがなく、甲第２号証によれば、この実施例の追加は、（Ｍ－１３）を用いたものが、上記比較カプラー(E)、(F)、(G)を用いたものとの対比で、階調、最大発色濃度及びマゼンタ色像残存濃度の点で優れていることを実証したものであることが認められる（６９欄１９行ないし７４欄４行）。

〈２〉　しかしながら、前記(2)に説示のとおり、Ｘがハロゲン原子である〔Ⅴ〕カプラーが、Ｘがハロゲン原子である〔Ⅵ〕カプラーと同等の写真効果を奏することが当初明細書に記載されているに等しいと認めることはできず、したがって、上記本件発明の例と比較例との効果の差異は、当初明細書に記載されているに等しい事項であるとはいえないから、第７次補正は、第５次補正と同様に、明細書の要旨を変更するものである。

(5) 　まとめ

そうすると、第５次補正、第６次補正及び第７次補正はいずれも当初明細書の要旨を変更するものと認められ、したがって、本件特許の出願日は第７次補正のされた平成２年５月１６日とみなすべきである。

そして、乙第２号証（審決時の甲第２号証）の記載事項（審決書４８頁１４行ないし５０頁４行）は当事者間に争いがなく、この乙第２号証の記載事項によれば、本件発明は、乙第２号証に記載された発明であると認めるべきである。

したがって、本件特許は特許法２９条１項３号の規定に違反してなされたものであり、同法１２３条１項１号に該当する旨の審決の判断に誤りはなく、原告主張の取消事由は理由がない。

３　よって、原告の本訴請求を棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する（平成１０年１０月８日口頭弁論終結）。

（裁判長裁判官　永井紀昭　裁判官　塩月秀平　裁判官　市川正巳）

平成７年審判第１１３３１号

審決

東京都新宿区西新宿１丁目２６番２号

請求人　コニカ株式会社

東京都港区赤坂３丁目２番６号　赤坂中央ビル９階

代理人弁護士　羽柴隆

東京都港区赤坂３丁目２番６号　赤坂中央ビル９階

代理人弁護士　古城春実

東京都台東区台東１丁目２７番１１号　佐藤第２ビル５０１

代理人弁理士　中島幹雄

神奈川県南足柄市中沼２１０番地

被請求人　富士写真フイルム　株式会社